Comment protéger sa marque ?

Pourquoi protéger sa marque ?

Créer et utiliser une marque n’est pas suffisant pour garantir une protection sur le plan juridique. En cas d’abus, il serait assez difficile de prouver ses droits. Il faudrait présenter de solides éléments de preuve pour obtenir gain de cause.

Au contraire, déposer sa marque permet d’être titulaire d’un droit de propriété. Il est alors beaucoup plus aisé de défendre ses droits en justice. L’exploitant d’une marque peut en effet présenter un certificat d’enregistrement.

Déposer sa marque permet de bénéficier d’un monopole sur un signe distinctif. Aucune entreprise ne peut alors utiliser ce signe. Dans le cas contraire, des poursuites et actions en justice peuvent être enclenchées.

Le dépôt de marque est en outre daté. Cela permet de faire jouer l’antériorité : premier arrivé, premier servi ! Les entreprises tierces ne pourront à l’avenir plus déposer ce signe distinctif à l’INPI, car il est réservé au premier déposant.

Ce dépôt présente aussi un intérêt économique : la marque acquiert une valeur commerciale et peut être cédée ou louée.

Cependant, malgré son importance, le dépôt à l’INPI n’est pas suffisant pour protéger sa marque. Après l’enregistrement, il faut en effet surveiller régulièrement le marché pour déceler les éventuels abus. Des procédures peuvent alors être mises en place pour défendre les droits bafoués.

Protéger sa marque grâce au dépôt de marque

En France, le dépôt de marque se fait auprès de l’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle. Cette démarche se prépare bien en amont, pour éviter un rejet du dossier ou des contestations antérieures.

Le choix des classes

La protection d’une marque n’est pas globale. Elle ne vaut que pour certaines catégories de biens ou de services, que l’on appelle « classes ». On utilise pour cela la classification internationale de Nice.

Avant de déposer sa marque, il est important de :

• Déterminer les produits ou services pour lesquels on veut déposer une marque (par exemple : les vêtements).
• Examiner à quelle classe ils correspondent.

Il est possible d’utiliser les libellés de la classification internationale, ou bien d’en définir soi-même à condition qu’ils soient précis et cohérents.

La recherche de disponibilité

Pour déposer une marque, il faut que celle-ci soit disponible. On considère qu’une marque est disponible lorsqu’elle ne reproduit ou n’imite pas un signe déjà déposé pour des produits, services ou activités similaires ou identiques à ceux du déposant.

Il faut alors faire, préalablement au dépôt, une recherche de disponibilité. On parle aussi de recherche d’antériorité, en référence aux droits antérieurs que peut détenir un tiers sur le signe distinctif.

La recherche d’antériorité se fait à deux niveaux : la recherche à l’identique et la recherche de similarités.

La recherche à l’identique a pour but de vérifier qu’il n’existe pas de noms identiques à celui que le déposant a choisi :

• Dans un domaine d’activité identique ou similaire
• Pour des produits ou services identiques ou similaires

La recherche de similarités permet quant à elle d’étudier les ressembles orthographiques, phonétiques, visuelles et/ou intellectuelles qui peuvent exister entre la marque à déposer et les marques déjà existantes. Cela va donc bien plus loin que la recherche à l’identique.

La recherche de disponibilité incombe au déposant et non à l’INPI. En cas d’atteinte aux droits des tiers, l’entreprise est responsable et risque de devoir abandonner l’utilisation de la marque. Cette recherche d’antériorité est donc extrêmement importante.

Le dépôt auprès de l’INPI

Une fois que les classes ont été choisies et que la recherche de disponibilité a été faite, il est temps de déposer la marque auprès de l’INPI et de payer les droits. Le plus tôt est le mieux ! Si le déposant attend trop longtemps, un tiers risque d’enregistrer ce signe avant lui.

Le dépôt de marque se fait sur le site de l’INPI. Il est ensuite publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les 6 semaines du dépôt.

L’INPI examine le dossier tant sur le fond que sur la forme. La marque peut également faire l’objet d’une observation ou d’une opposition de la part de tiers, dans les 2 mois suivant le dépôt.

Le déposant est invité le cas échéant à régulariser les erreurs et/ou contester les arguments invoqués. Si le dossier est en règle, et après un délai minimal de 5 mois après le dépôt, l’INPI publie l’enregistrement du dépôt au BOPI. La marque est officiellement enregistrée et protégée.

La protection de la marque vaut pour 10 ans renouvelables.

Après le dépôt : comment surveiller sa marque ?

La protection de marque ne s’arrête pas au dépôt à l’INPI. Une fois que la marque est enregistrée, il faut la surveiller pour repérer et sanctionner d’éventuels abus.

Il est possible de faire soi-même une surveillance régulière de son domaine d’activité en recherchant dans les bases de données de l’INPI.

Cette recherche peut également être réalisée par l’INPI. La prestation de surveillance d’une marque ou d’un logo est payante. Par exemple, la surveillance d’une marque en France par l’INPI débute à 360 euros. Ce forfait annuel comprend une surveillance hebdomadaire sur une seule dénomination, sur un maximum de 3 classes de produits et services, parmi les nouveaux noms de marques publiés.

Les actions pour défendre sa marque

Si un tiers usurpe ou détourne une marque enregistrée, le propriétaire de cette marque peut agir pour défendre ses droits. Selon la situation, plusieurs procédures existent.

L’opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure

Lors du dépôt de marque, un délai de 2 mois s’ouvre pour laisser le temps aux tiers de s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Si le propriétaire d’une marque constate qu’une marque identique ou susceptible de causer la confusion dans l’esprit des consommateurs vient de faire l’objet d’une demande d’enregistrement, il peut faire une réclamation devant l’INPI.

Dans ce cas, l’INPI transmet par courrier au déposant cette opposition. Celui-ci peut contester les arguments invoqués. C’est l’INPI qui tranche le litige.

Ce délai de 2 mois (3 mois pour une marque européenne) pour faire opposition reste relativement court. Il apparaît donc essentiel de surveiller régulièrement sa marque !

L’action en nullité auprès de l’INPI

Le propriétaire d’une marque peut également demander l’annulation d’une autre marque portant atteinte à ses droits antérieurs. La procédure peut également être utilisée pour rendre disponible une marque non exploitée.

Auparavant, la procédure se faisait uniquement dans le cadre d’un contentieux judiciaire. Depuis le 1^er avril 2020, la procédure est simplifiée. Elle est instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés.

Il est possible d’invoquer dans le cadre de la procédure en nullité :

• Des motifs absolus : lorsque la marque ne respecte pas les conditions de validité posées par le droit.
• Des motifs relatifs : lorsque la marque porte atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs.

Les actions en justice

Le titulaire d’une marque antérieure contrefaite ou imitée peut porter le litige devant les juridictions civiles ou pénales. Il est ainsi possible de faire une action en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale.

Devant les juridictions civiles, l’action se prescrit sous 5 ans, contre 3 pour les procès au pénal. Passé ce délai, l’entreprise dont les droits ont été bafoués ne pourra pas ester en justice.

Au civil, l’entreprise pourra obtenir des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi : préjudice financier, atteinte à l’image, bénéfices réalisés par le contrefacteur…

Comment protéger sa marque à l’étranger ?

Les entreprises qui y ont intérêt peuvent protéger leur marque à l’étranger.

Le dépôt de marque auprès de l’INPI procure un droit de priorité au déposant. Cela signifie que dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la marque en France, il peut étendre la demande de protection à l’étranger tout en profitant de la date antérieure du dépôt français.

Il est tout d’abord possible d’obtenir une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, en enregistrant la marque comme marque de l’Union européenne. La demande se fait auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Le propriétaire de la marque peut également la protéger à l’international. C’est l’OMPI qui se charge de protéger les marques internationales. La demande adressée à l’OMPI doit être faite par l’intermédiaire de l’office français.

Enfin, il est possible de déposer une marque dans des pays étrangers, pris individuellement. Tout dépend de l’implantation de la marque à l’étranger.